Si no utilizas una marca registrada dirás adiós a su protección legal y con ello, al valor de uno de los activos más preciados de tu negocio.
La ley otorga al titular de una marca el derecho al disfrute exclusivo, pero también le impone la obligación de usarla “de manera efectiva” a partir de su concesión ya que, si en el plazo de cincos años contados desde la fecha de registro, el titular no hace un uso efectivo, un tercero puede pedir su caducidad, salvo que exista una causa justificativa, como, por ejemplo, restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos.
La falta de uso puede ser objeto de litigio si no se puede demostrar que la marca ha sido empleada de manera consistente. En este sentido, la carga de la prueba recae sobre el titular, quien debe probar su aprovechamiento efectivo o justificar su inactividad.
Con arreglo al artículo 10.3 del Reglamento europeo de marca comunitaria (EUTMDR, por sus siglas en inglés), las indicaciones y pruebas necesarias para demostrar el uso del signo distintivo deben referirse al lugar, tiempo, alcance y naturaleza de su empleo.
Se considera que una marca ha sido objeto de uso efectivo, cuando se acredite:
• Su utilización en España o Europa, sin que sea necesario que abarque la totalidad del territorio. De acuerdo con las Directrices de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), “el Tribunal General ha declarado en numerosas ocasiones que el uso de una marca comunitaria en un único Estado miembro (por ejemplo, en Alemania, en España o en el Reino Unido), o incluso en una única ciudad de un Estado miembro de la Unión Europea, es suficiente para satisfacer el criterio del alcance territorial”,
• Una aplicación amplia y relevante. Se analiza el volumen comercial, la frecuencia de actos, la duración y la intensidad en su empleo. En este sentido, no se considera uso efectivo el uso aparente, esporádico, aislado, testimonial o simbólico.
Debe demostrarse que la marca ha sido utilizada como tal, es decir para designar el producto o servicio. La representación de la marca en envases, catálogos, material publicitario o facturas relativas a los productos y servicios en cuestión constituye una prueba directa de que ha sido objeto de un uso efectivo.
Habitualmente, como medio de prueba se recomienda la aportación de:
• Etiquetas.
• Folletos.
• Fotografías que muestren la marca aplicada en los productos.
• Cajas de embalaje, almacenamiento o transporte.
• listas de precios, etc.
• Facturas.
• Memorias anuales.
• Estudios de mercado.
• Participación en ferias y similares.
• Notas de prensa.
• Publicidad (en línea o en radio y televisión, etc.);
• Fotografías de vehículos o propiedades de la empresa que lleven la marca.
Si una marca entra en caducidad por falta de uso, las principales consecuencias son:
• Pérdida de los derechos exclusivos de explotación.
• Menoscabo en la identidad de la empresa y en su posición en el mercado.
• Riesgo de confusión al poder ser empleada por competidores.
• Disminución de oportunidades de negocio de licencias o franquicias.
• Pérdida de inversión en branding. Diseño, marketing y publicidad.
• Dificultades para su recuperación. En muchos casos, intentar registrar nuevamente una marca cancelada puede ser complicado, especialmente si un tercero la ha adoptado o si se percibe como genérica en el mercado.
Procedimiento administrativo de caducidad.
A partir del 14 de enero de 2023, es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la encargada por Ley de declarar la nulidad y caducidad de las marcas, competencia que hasta esa fecha venía atribuida a los Tribunales de Justicia, los cuales no obstante mantienen sus funciones jurisdiccionales en los casos en que la nulidad o la caducidad de la marca se inste mediante demanda reconvencional en una acción por violación.
Solicitud de la caducidad.
Se podrá presentar una solicitud de caducidad de marca ante la OEPM basándose en una de las causas recogidas en la Ley de Marcas: falta de uso, vulgarización del signo o signos engañosos.
Traslado de la caducidad e inicio de la fase contradictoria.
Se trasladará la solicitud de caducidad al titular de la marca impugnada para que en el plazo de 2 meses conteste a la misma presentando las alegaciones y pruebas que considere pertinentes.
En el caso de que la caducidad se base en la falta de uso, el titular del registro impugnado contestará aportando la documentación probatoria correspondiente. Dicha prueba se trasladará al solicitante para que remita sus alegaciones en el plazo de 1 mes.
Requerimientos.
La OEPM podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que, en un plazo de entre 10 días y 1 mes, contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.
Cierre de la fase contradictora.
Una vez que las partes hayan presentado sus alegaciones y pruebas la OEPM acordará el fin de la fase contradictoria.
Resolución.
La OEPM resolverá sobre la solicitud de caducidad presentada. Dicha resolución será susceptible de recurso de alzada ante la propia OEPM en el plazo de 1 mes desde su publicación en el BOPI.
Cómo Evitar la Caducidad de una Marca.
Para mantener activa y protegida tu marca registrada, es fundamental seguir estas recomendaciones:
1. Uso real y efectivo.
Asegúrate de utilizar la marca en actividades comerciales relevantes, incluyendo etiquetado, publicidad, materiales promocionales y ventas. Esto demuestra su vigencia en el mercado.
2. Prueba del uso.
Es crucial conservar documentación que acredite el uso de la marca, como:
• Facturas y albaranes.
• Publicaciones en redes sociales y otros medios de comunicación.
• Campañas publicitarias o material de marketing.
3. Estrategia de Protección y Renovación.
Además de usar la marca, planifica su renovación periódica (cada 10 años) y evalúa si las clases y productos registrados reflejan la realidad de tu actividad comercial.
4. Política de licencias.
Si no puedes utilizar activamente la marca, considera franquiciarla a terceros. Esto no solo evita la cancelación por falta de uso, sino que también puede generar ingresos.
Fuente: Consejo General de Economistas.